Ordenan registrar la marca Road Runner a favor de la Warner Bros

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) canceló el registro de la marca Road Runner, utilizada por la Warner Bros. Enterteinment para ofrecer servicios de entretenimiento. La entidad de vigilancia deberá inscribir nuevamente la marca a favor de la cadena norteamericana.

La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso esta compañía. Buscaba dejar sin efectos la decisión de la SIC de cancelar el registro marcario a la marca, que identificaba productos de la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, es decir, como ya se dijo, propios del mercado del entretenimiento.

Relató que la cancelación se produjo por solicitud de la sociedad Correcaminos de Colombia, requerimiento que fue atendido favorablemente por el no uso de la marca. Indicó que, habiéndose probado el uso de la marca a través de personas autorizadas o en uno de los países de la Comunidad Andina, no era procedente dejar sin efectos el registro.

La demandante aseguró que, contrario a lo concluido por la SIC, entre el 2003 y el 2006 la marca fue utilizada en los países de la Comunidad Andina. Agregó que en ese periodo la identidad figurativa del producto fue utilizada en la trasmisión del programa Looney Tunes, que hacía parte de la parrilla del canal Cartoon Network, visto en Colombia a través de TV Cable. A su juicio, el haber desconocido esta circunstancia supone una violación de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Añadió que no era posible que, para probar el uso real de Road Runner, la SIC exigiera la adquisición a título oneroso de cada programa que difundiera la marca. Según la demandante, ello se oponía a la naturaleza del producto y a su modalidad de comercialización.

Para la accionante, el uso de la marca se prueba por la transmisión de los programas de tiras cómicas y similares en los que esta se difundía. Sostuvo que, en estos casos, no es posible prever un número mínimo de emisiones, para determinar si se satisface o no el requisito de uso, pues la periodicidad en la transmisión de los programas depende de múltiples factores.

En este caso, la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones advirtió que, para analizar si la marca se ha usado en la cantidad y modo que corresponde, no se puede exigir únicamente certificación de su comercialización a gran escala. También se debe examinar su efectiva puesta a disposición en el mercado, sostuvo el organismo multilateral.

Teniendo en cuenta esta conclusión, el Consejo de Estado advirtió que la forma de probar el uso real y efectivo de la marca por parte del titular, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones exige que el producto esté en el mercado o que haya sido expuesto en el comercio. Así las cosas, independientemente de la periodicidad en el uso de la marca, se probó que entre el 2003 y el 2006 Road Runner tuvo presencia en el mercado mediante la transmisión de sus programas de caricaturas en canales de televisión y firmas editoriales con sede en países como Colombia, Ecuador y Perú. Aclaró que, para acreditar el uso, no era necesario demostrar que fuera exitoso.

Por estas razones, la alta corte declaró nula la decisión de la SIC de cancelar el registro, al tiempo que le ordenó inscribirla nuevamente en favor de la Warner Bros. Enterteinment.